Gebruik van het merk Rode Duivels in liedjes, wie moet er een toontje lager zingen: Garry Hagger of toch de KBVB ?

Gebruik van het merk Rode Duivels in liedjes, wie moet er een toontje lager zingen: Garry Hagger of toch de KBVB ?

Grote hetse vorige week in het Vlaamse media- en sportlandschap: geconfronteerd met het nieuws dat de Vlaamse schlagerkoning Garry Hagger in de aanloop van het WK voetbal volgend jaar in Brazilië 2014 (met de eventuele aanwezigheid van het Belgische elftal) een liedje geschreven heeft over de Rode Duivels (het zogenaamde “Rode Duivels lied”),  haastte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zich meteen om duidelijk te maken dat de Rode Duivels een beschermd merk zijn, en dat steeds toestemming moet worden gevraagd om de merknaam Rode Duivels te mogen gebruiken. De KBVB maakte zich met deze mededeling duidelijk niet populair en kreeg hiervoor dan ook de nodige kritiek. Zo liet één van de zangers van “de Romeo's'' - nog zo'n Vlaams schlagericoon dat tevens een liedje over de Rode Duivels zou voorbereiden - zich  ontvallen dat de Rode Duivels “van iedereen " zouden zijn, zodat geen toestemming zou moeten worden gevraagd om over de Rode Duivels te zingen.

Een vaak gehoord argument in voorliggende discussie is dat veel merknamen intussen zijn verworden tot soortnamen, welke zo deel uitmaken van ons collectief taalgebruik (en geheugen). Er kan inderdaad moeilijk worden ontkend dat de Rode Duivels, meer als een merk, toch vooral een begrip zijn. De juridische vraag die voorligt - mag men ongestoord (commercieel) gebruik maken van de naam Rode Duivels ?- zal in de komende maanden wellicht steeds meer actueler worden. De Rode Duivels zijn - mede dankzij hun betere resultaten de laatste twee jaar - opnieuw “hot” geworden, na bijna een decennia op sportief vlak in de woestijn te hebben gedwaald.  Nadat de KBVB het product Rode Duivels gedurende vele jaren niet aan de straatstenen verkocht kreeg, valt het dan ook enigszins te begrijpen dat men zich nu hoedt voor opportunisten die maar wat al te graag hun graantje meepikken van het succes van de Rode Duivels, door mee te surfen op de huidige succesgolf.

Teneinde deze actuele  juridische vraagstelling op te lossen, moet uiteraard vooreerst worden bekeken of de Rode Duivels wél degelijk een beschermd merk zouden zijn. En zo dit al het geval zou zijn, wat dan wel de omvang van de bescherming als merk  is en, tenslotte, of uitzonderingen zouden kunnen worden ingeroepen om gebruik te kunnen maken van de merknaam Rode Duivels.

 

Zijn de Rode Duivels een beschermd merk ?

Teneinde te kunnen beoordelen of de Rode Duivels een beschermd merk zijn, dient men de databanken van de gedeponeerde merkennamen te consulteren, zowel de Europese  als die van de Benelux . Deze databanken zijn eenvoudig te consulteren via het internet. Uit opzoekingen in deze databanken blijkt dat:

de naam Rode Duivels in1995 (niet toevallig het jaar na het WK voetbal 1994 in de VS , in de aanloop waarvan een belangrijke Belgische bierbrouwer een grote reclamecampagne op poten had gezet met onder meer de afbeelding van Rode Duivels op bierglazen) door de KBVB als Benelux merk  werd  gedeponeerd (vervaldatum is november 2015);

de naam Diables Rouges reeds in 1981 door de KBVB als Benelux merk werd gedeponeerd (vervaldatum is maart 2021);

de naam Red Devils héél recentelijk in juni 2012 als Europees merk werd gedeponeerd;

 

Kortom: men kan dan ook wél degelijk vaststellen dat de Rode Duivels een beschermd merk zijn. Uit opzoekingen in de respectievelijke Benelux en Europese databanken blijkt overigens dat ook de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) de naam “100 % Oranje” (Oranje op zich werd wellicht niet als voldoende onderscheidend beschouwd) heeft gedeponeerd en dat de Fédération Française de Football (FFF) de naam “les Bleus” als merk heeft gedeponeerd. De KBVB is dan  ook duidelijk niet alleen in het beschermen van de commerciële waarde van de eerste ploeg van het nationale voetbalelftal.

 

Wat is de beschermingsomvang van een erkend Benelux merk?

Aangezien het vaststaat dat de naam Rode Duivels als merk zijn erkend en beschermd, is de vraag of de Rode Duivels wel als merk kunnen worden beschouwd (behoort deze naam niet tot het publiek patrimonium ?) niet meer relevant. Als men gebruik wenst te maken van de naam Rode Duivels, zal men dan ook rekening moeten houden met de erkenning als Benelux merk van het merk en het juridische beschermingskader dat zulks onderstelt. De omvang van de bescherming van een erkend Benelux merk wordt geregeld door het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom, en meer bepaald het artikel 2.20.

Een ingeschreven merkt verleent de houder ervan in beginsel het exclusieve gebruiksrecht, hetgeen betekent dat de houder als enige het recht heeft om het merk te (laten) gebruiken of niet te gebruiken. Wanneer zijn merk zou worden gebruikt in het economische verkeer, kan de Benelux merk houder in volgende gevallen actie ondernemen (artikel 2.20, eigen onderlijning):

“1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:

a. wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;
b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;
c. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;”
d. wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
2. Voor de toepassing van lid 1 wordt onder gebruik van een merk of een overeenstemmend teken met name verstaan:

a. het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;
b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;
c. het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
d. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame".

Kortom: het is in de volgende gevallen dat de merkhouder zich kan verzetten tegen het gebruik van zijn merk:

1. het gebruik van zijn identieke merk (hier merknaam Rode Duivels) voor dezelfde waren en/of diensten, waarvoor de merkhouder zijn merk gebruikt (hier bijvoorbeeld de organisatie van het voetbalgebeuren);

2. het gebruik van zijn identieke merk of een overeenstemmend merk (hier merknaam Rode Duivels) voor identieke en/of soortelijke waren of diensten, waarvoor de merkhouder zijn merk gebruikt (hier bijvoorbeeld de organisatie van het voetbalgebeuren of iets in de rand van het voetbalgebeuren); In deze situatie moet de merkhouder wel ook bewijzen dat er een risico bestaat dat de consument in verwarring wordt gebracht over de herkomst van de betrokken goederen of diensten .

3. Het gebruik van zijn identieke merk of een overeenstemmend merk (hier merknaam Rode Duivels) voor niet-soortgelijke waren of diensten (in casu bijvoorbeeld het schrijven van liedjes, welke uiteraard niet tot de core business behoort van de KBVB).
De merkhouder moet dan bewijzen dat er (zonder geldige reden) van de merknaam ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken (in casu financieel geldgewin door het commerciële succes van het lied) of dat afbreuk word gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;

 4. Het gebruik van zijn identieke merk of een overeenstemmend merk (hier merknaam Rode Duivels) buiten het economische verkeer om (en dus niet ter onderscheiding van zijn eigen diensten en/of waren maar voor een andere reden).
Bijvoorbeeld: het gebruik van het merkteken door derden als versiering (bijvoorbeeld strepenmotief) of het gebruik.

 

Uitzonderingen op het exclusief recht van de merkhouder

De uitzonderingen op het exclusief recht van de merkhouder worden geregeld door artikel 20.23 van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005. Het gaat daarbij om de volgende gevallen:

 Informatief gebruik van de merknaam (bijvoorbeeld aanduiding van soort/kwaliteit/hoeveelheid/bestemming/... of wanneer de merknaam voor een derde de enige manier is om de bestemming van een waar of dienst aan te geven);
 Het gebruik van een merknaam dat eerder een plaatselijk gebruik heeft (bijvoorbeeld het merkteken stemt overeen met een oudere lokaal gebruikte handelsnaam);
 Uitputting van het exclusief gebruikt van de merknaam (bijvoorbeeld omdat de merkhouder toestemming heeft gegeven tot het op de markt brengen van producten onder zijn merk);

 

Concrete beoordeling rechtsvraag

In casu staat dus vast dat de naam Rode Duivels een beschermd merk is. Gerry Hagger (en elke andere artiest) zal derhalve rekening moeten houden met het juridische beschermingskader dat het deponeren van een merk onderstelt. Dé vraag die zich hier stelt is of het gebruik door Gerry Hagger van de merknaam Rode Duivels overeenkomt met één of meer van acties opgesomd in artikel 2.20 van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005, waartegen de KBVB kan optreden.

De eerste twee gevallen opgesomd in deze wetsbepaling lijkt men alvast te kunnen uitsluiten, daar er geen sprake is van het gebruik van de merknaam voor “dezelfde waren of diensten”. Garry Hagger is liedjeszanger van beroep en het schrijven van liedjes behoort uiteraard niet tot de core business van de KBVB. Ook het vierde geval opgesomd in artikel 2.20 van het Benelux-Vedrag lijkt men te kunnen uitsluiten. Er is in casu immers duidelijk sprake van een deelname in het economisch verkeer. Garry Hagger heeft duidelijk de bedoeling om zijn liedje commercieel te exploiteren en begeeft zich zodoende in het economische verkeer.

Rest er dus nog het derde geval opgesomd in het Benelux-Verdrag, zijnde het geval “wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”.

Dit derde geval lijkt wél op onderhavige casus van toepassing, nu er sprake is van (i) deelname aan het economisch verkeer (Garry Hagger wenst het liedje commercieel te exploiteren) en (ii) van een context waarbij niet vergelijkbare diensten of waren worden aangeboden (de KBVB en Garry Hager begeven zich inderdaad niet op hetzelfde marktsegment).

Om te beoordelen of nu sprake is van een schending van artikel 2.20, 3° van het Benelux Verdrag, blijft tenslotte nog volgende laatste vraag over:

Heeft het zingen van een lied over de Rode Duivels als gevolg dat (i) voor Garry Hanger een ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken OF (ii) zorgt het zingen van een lied over de Rode Duivels ervoor dat op deze manier schade wordt berokkend aan het imago van de Rode Duivels en het onderscheidend vermogen van het product Rode Duivels ?

 

1. Is er sprake van reputatieschade in hoofde van de KBVB of van een aantasting van het onderscheidingsvermogen van het merk Rode Duivels  voor de KBVB ?

In een zeer gelijkaardige casus (ook hier werd in een lied gezongen over een merk(naam)), oordeelde een Nederlandse rechter  als volgt (eigen onderlijning):

“Door het gebruik van het woord 'Wuppie' in een liedje wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk  'Wuppie' voor pluizige poppetjes. Hoewel de rage daar wel aanleiding toe zou kunnen geven, bevat het liedje kennelijk toch geen persiflage of parodie daarop. Het liedje en de videoclip sluiten grotendeels aan bij de sfeer van het poppetje. Voor het publiek zal niet gauw duidelijk zijn dat de presentatie van gedaagde (een zanger) geheel en al los staat van het op de markt brengen van het product van eiseres. De sfeer van het liedje  en de videoclip sluiten zo nauw aan bij de identiteit van het merk Wuppie en het daarmee op de markt gebracht poppetje, dat bij het publiek de indruk gewekt kan worden dat de herkomst van het poppetje en het liedje dezelfde is. Aldus zal de identiteit van het merk door de presentatie van gedaagde worden beïnvloed, althans is de dreiging van dat gevaar uitermate reëel. Dat zou weer betekenen dat de producent min of meer de controle over de identiteit van het merk verliest, terwijl zij als merkrechthouder bij uitsluiting van ieder ander gerechtigd is die identiteit te bepalen.

Aangenomen moet worden dat artikel 13 a, lid 1 onder d BMW (ook) die bescherming aan de merkrechthouder beoogt te bieden. Voor een dergelijke aantasting van het merk is het niet vereist dat het merk door het slijk wordt gehaald. Een wijziging van de eigen aard, inhoud en/of betekenis van het merk buiten de zeggenschap van de merkgerechtigde om is, ongeacht de vraag of die wijziging als negatief (vanuit een maatschappelijk, cultureel of bedrijfseconomisch gezichtspunt), als neutraal of als positief is te duiden, als aantasting van (de identiteit) van het merk te beschouwen. Het gevaar van een dergelijke aantasting is voldoende rechtsgrond om een verbod van het gebruik van  het teken door die derde te rechtvaardigen. Dat bij gedaagde de beste bedoelingen hebben voorgezeten is best mogelijk maar dat brengt in de beoordeling geen verandering.”

In casu echter lijkt de kans klein dat het grote publiek geen onderscheid meer zou kunnen maken tussen enerzijds het merk rode duivels en zijn identiteit  en anderzijds de verwijzing door een zanger in zijn lied naar dat merk. De kans lijkt ook klein dat het grote publiek Garry Hagger zou gaan beginnen beschouwen als één van de drijvende krachten achter het merk (daarvoor zijn de Rode Duivels al veel te lang een begrip) zodat verwarring zou kunnen ontstaan met betrekking tot de oorsprong van het merk of zodat, sterker nog, Garry Hagger een invloed zou kunnen uitoefenen op de identiteit van het merk.

Een rechter zal zich echter altijd casus per casus over zulke vraag moeten buigen, zodat het moeilijk is om zich hieromtrent definitief uit te spreken.

Wat betreft de mogelijke reputatieschade, hangt zulks uiteraard af van de inhoud van de tekst van het lied. Aangezien het lied van Garry Hagger- gelet op al de heisa - nog niet is gecommercialiseerd en de tekst (voorlopig nog) onbekend is, kan zulks (nog) niet worden beoordeeld.

2. Haalt Garry Hagger een ongerechtvaardigd voordeel uit het gebruik van de merknaam Rode Duivels in zijn lied ?

Deze vraag lijkt men bevestigend te moeten antwoorden. Garry Hagger begeeft zich in het economische rechtsverkeer door commerciële liedjes op de markt te brengen. Garry Hagger heeft er alle belang bij een zo groot mogelijk doelpubliek te kunnen aanspreken teneinde van zijn liedjes een zo groot mogelijk commercieel succes te kunnen maken. Het merk Rode Duivels is vandaag erg “hot” en het is duidelijk dat Garry Hagger tracht mee te liften op het succes van de Rode Duivels.

Indien zijn lied (veel) succes (en dus geldgewin) zou generen, dan zou zulks uiteraard voor een groot deel te danken zijn aan de merknaam Rode Duivels, die vandaag bijzonder positieve gevoelens opwekken.

Op deze manier zou dan ook wél degelijk sprake zijn van een zogenaamd “ongerechtvaardigd voordeel”, wat ook meteen een schending van artikel 2.20, 3° van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 onderstelt.

Garry Hagger kan ook duidelijk geen beroep doen op één van de uitzonderingen, zoals bepaald in artikel 2.23 van het Benelux-Vedrag.

 

Conclusie

Gelet op de groeiende populariteit van de merknaam Rode Duivels, zullen wellicht meer en meer mensen trachten om een graantje mee te pikken van het succes (zeker met het WK van 2014 in het vooruitzicht). Een eerste aanzet hiertoe werd reeds gegeven door Garry Hagger, die de merknaam Rode Duivels wenst te gebruiken in een lied. De KBVB speelde hierop heel kort op de bal, hetgeen haar ook wel de nodige kritiek bezorgde. Uit een eerste (summiere) juridische analyse van de voorliggende vraagstelling - mogen artiesten de merknaam Rode Duivels gebruiken bij het schrijven van liedjes ? - lijkt echter te kunnen worden vastgesteld dat de KBVB het hier bij het rechte einde heeft. Garry Hagger kan immers niet zomaar, zonder toestemming van de KBVB, gebruik maken van de merknaam Rode Duivels. Het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom belet immers dat iedereen zomaar zou kunnen meesurfen op het (commerciële) succes van een merk.

Garry Hagger zal in deze wellicht dan ook een toontje lager moeten zingen.

 

Meer info?                  

Contacteer Mr. Laurent VAN ROSSOM